Борьба с имитациями. Практические рекомендации для правообладателей

Александра Курдюмова выступила на Антимонопольном форуме Объединения Корпоративных Юристов при поддержке ФАС и ЕЭК 26 марта 2021 года, где рассказала об особенностях споров по недобросовестной мимикрии упаковок товаров.

Командой юристов VERSUS.legal была также подготовлена инструкция для правообладателей по борьбе с имитациями в антимонопольных органах с целью дать общее представление о процессе в ФАС и ЕЭК и обратить внимание на его некоторые особенности.

Недобросовестная имитация является серьезной проблемой для каждого бизнеса в сфере FMCG с широкой географией реализации продуктов. Значительные финансовые и организационные затраты на продвижение товаров привлекают не только большое количество новых потребителей, но и недобросовестных участников оборота, которые используют узнаваемость бренда и доверие потребителей для реализации собственной продукции со сходным дизайном.

Подобные нарушители со временем станут причиной существенных убытков, вызванных оттоком покупателей, а также ухудшения делового имиджа компании в целом. Вместе с тем основные средства индивидуализации не всегда могут пресечь такие нарушения, поэтому необходимо понимать, какими еще способами можно защитить свою продукцию от подражателей.

Подготовленная инструкция отражает основные этапы, которые ожидают производителя оригинальной продукции при обнаружении мимикрирующих товаров:

1. Любая защита должна начинаться с предварительных мер, которые направлены на защиту фирменного стиля и основных идентификаторов дизайна продукции
   В связи с этим важно выявить те элементы внешнего вида товара, которые являются наиболее яркими и запоминающимися (это могут быть как логотип или наименование определенной линейки товаров, так и цветовая гамма, необычные композиционные решения и пространственное расположение отдельных элементов упаковки), после чего необходимо выбрать наиболее эффективный способ их защиты: как объект авторского права, товарные знаки или промышленные образцы. Для полноценного анализа возможно обратиться за рекомендацией как специалистов-дизайнеров, так и патентных поверенных.
   Вместе с тем для эффективной защиты брендов необходимо не только обеспечить защиту при запуске продукции, но и последовательно защищать новые дизайны упаковок, поддерживать актуальность портфолио товарных знаков и промышленных образцов. Защищенный старый дизайн может не помочь при имитации конкурентом актуального вида упаковок.
2. В случае обнаружения имитирующего товара необходимо организовать подготовку к спору с нарушителем. В данный этап входят шаги по фиксации нарушения и разработке стратегии для борьбы с нарушителем
   Для этого необходимо определить и зафиксировать нарушителя и обстоятельства реализации, а также составить убедительную аргументацию о наличии мимикрии оригинального товара путем сбора заключений у профильных специалистов, проведения социологических исследований с опросами потребителей и сбора внутренних доказательств о широкой узнаваемости бренда и возможных убытках. Совокупность собранных аргументов позволит занять более сильную переговорную позицию, а также станет основой для заявления в антимонопольный орган.
3. При наличии зафиксированных обстоятельств нарушения и собственных доказательств о недобросовестных действиях нарушителя по имитации внешнего вида товара можно приступать к взаимодействию с нарушителем
   Данный этап состоит из действий по подготовке и направлению претензии и по ведению переговоров с нарушителем. Для этого необходимо изложить конкретную позицию, основанную на фактах и правовых нормах, упомянуть (но не прикладывать) собранные заключения специалистов, и заявить разумные требования для мирного разрешения спора. Стоит помнить, что лучше разрешить спор на этой стадии, поскольку практика антимонопольных органов и арбитражных судов неоднозначна.
4. Если не удалось мирно урегулировать спор, то наступает этап процесса рассмотрения дела в УФАС/ФАС или ЕЭК
   Для начала делопроизводства в антимонопольном органе необходимо, в первую очередь, определить компетентный орган и подготовить заявление. Выбор компетентного органа зависит от вида товарного рынка, на котором было выявлено нарушение (региональный, федеральный, трансграничный), а при подготовке заявления необходимо учитывать такие особенности, как наличие или отсутствие взаимозаменяемости товаров, аргументы о возникновении или опасности возникновения убытков.

При возбуждении и рассмотрении дела стоит учитывать:

• особенности процесса — например, возможность вынесения предупреждения при квалификации имитации по ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции», наличии процедуры переговоров в ЕЭК или возможности ФАС самостоятельно запрашивать профильные заключения о наличии имитации;
• критически оценить доказательства оппонента — например, запросить отзыв на проведенные им исследования;
• способы формирования размера налагаемого штрафа — наличие обстоятельств, влияющих на увеличение или уменьшение размера штрафа, разный размер штрафа в ФАС и ЕЭК.

Решение антимонопольного также может быть обжаловано как в административном порядке (в случае обращение в УФАС субъекта РФ → Апелляционная коллегия ФАС России), так и в судебном порядке, что в определенных случаях позволяет правообладателю добиться благоприятного для себя решения, если изначально ФАС встала на сторону ответчика.

Общие правила

Процесс борьбы с нарушителем может быть трудоемким и продолжительным даже в очевидных случаях имитации. Поэтому необходимо быть к нему готовым и знать, как грамотно защищать свой бизнес от недобросовестных мимикрий. Наши общие правила:

1. Обеспечить портфолио товарных знаков и промышленных образцов, которые защищают фирменный стиль и яркие элементы упаковок старых и актуальных дизайнов;
2. Своевременно отслеживать и фиксировать нарушения до момента, когда товар нарушителя приобретет самостоятельную узнаваемость;
3. Подготовить аргументы о наличии имитации: сбор заключений профильных специалистов; проведение социологических опросов среди потребителей, а также сбор доказательств о широкой известности своего бренда и о потенциальных или фактических убытках вследствие нарушения;
4. Подготовить претензию с представлением конкретной позиции на основе собранных фактов и правовых норм;
5. Быть вовлеченным в процесс после обращения в антимонопольных орган, анализировать доказательства оппонента.

Подробный анализ приведенных выше и иных особенностей с примерами актуальной практики смотри в нашем материале.